作者 李欣洋

一、商业方法专利概述
 

案件背景

前一阵儿，一封搜房网CEO李忠发表的针对百度CEO李彦宏的公开信在网上迅速流传，从该公开信中不难发现，双方的“情仇”缘起“搜房”商标纠纷，这不由得将2014年的一件商标行政纠纷案再次推到了人们视野面前。我们今天想探讨的不是李忠先生与百度公司之间的“恩怨情仇”，我们只就北京市高级人民法院二审作出的（2014）高行终字第85号行政判决书中的两个“搜房”商标所带来的启示谈谈看法。

 这两个商标分别是：李忠创办的北京道杰士投资咨询服务有限责任公司（以下简称“道杰士公司”）和北京搜房房地产经纪有限公司（“搜房房地产”）注册在第35类的第3702986号“搜房Sofang”商标（“被异议商标”），和使用了百度推广服务的北京搜房互联网信息服务有限公司（以下简称“搜房互联网”）注册在第35类的第1759219号“搜房SouFun”商标（“引证商标”）。

【重要事件梳理】

案件评论

1.两个商标最终为什么可以并存

 二审法院推翻商评委和一审法院的判决结果，第3702986号“搜房SOFANG”商标最终被核准注册。也就是“搜房Sofang”和“搜房SouFun”商标均在35类上获得商标专用权。两个中文完全相同，英文“sofang”和“SouFun”也构成近似的商标为什么能并存呢？并存真的不会造成消费者的混淆误认吗？

二审法院认为：虽然通常情况下，商标申请人明知他人在先使用并具有一定影响的商标而申请注册，即可推定该申请人具有利用他人商标商誉获利的意图，但是本案现有证据尚不能证明搜房房地产公司、道杰士公司申请注册被异议商标具有抢占搜房互联网所称其关联公司（搜房信息公司、家天下公司）在先使用并有一定影响的商标商誉的恶意。现有证据无法确认搜房互联网与搜房信息公司和、家天下公司的关联关系，且不能证明搜房房地产公司申请注册被异议商标具有抢占搜房信息公司、家天下公司在先使用并有一定影响的商标商誉的恶意。基于商标法申请在先原则现有证据又不能证明被异议商标侵犯搜房信息公司、家天下公司的合法权益。商标评审委员会和原审法院不予注册被异议商标的结论缺乏依据，予以纠正。

即被异议商标的注册申请在不被认定存在恶意的前提下，两个商标虽然构成近似是可以肯定的，但是两个商标在指定服务上的选定有很大区别，这是两个近似商标可以并存的基础。第3702986号“搜房sofang”商标在35类指定的群组为3501、3503、3505。第1759219号“搜房SouFun”商标在35类指定的群组为3502。两个商标在同一类别不构成交叉检索，不属于商标法规定的“同一种商标或类似商品”，为此，两个商标从评审规则来看是可以并存的。

2.莫天全为什么改名为“房天下”

我作为普通消费者我确实知道搜房网是一个房屋经纪平台，但在详细的了解这个案子之前，我真的孤陋寡闻的不知道这两个商标是属于两个公司。

2014年莫天全运营的搜房网也改名为“房天下”，我们不去探究改名背后是否蕴含着更深层次的商业经营运作问题，单从商标本身看第1759219号“搜房SouFun”商标在35类指定使用在仅局限于3502群组“商业信息代理、统计资料、商业管理和组织咨询、市场分析、商业评估、商业调查、市场研究、商业专业咨询、商业信息、民意测验”服务上，而“广告传播、广告宣传本的出版、广告、广告宣传、广告代理、数据通讯网络上的在线广告、广告设计”等服务是第3702986号“搜房sofang”商标的指定服务。如果莫天全的公司要在“广告宣传”上使用“搜房SouFun”商标，必然是侵犯了北京道杰士公司的商标专用权。也许这正是莫天全运营的搜房网也改名为“房天下”，连网址都改为fang.com的原因之一吧。

3.商标不及时注册的代价

我们认为企业只有及时地对商标进行注册保护，才能够实现商标维权和授权使用；只有更多层次的注册保护，才能够增加商标的价值，从而在更多领域内实现商标的最大价值。如果不保护，就可能影响到企业自身的正常使用，甚至使自身陷于被动局面。对很多企业来说，出于成本的考虑，不进行商标保护或者只作基础保护，那么产品或服务一旦问世，随着市场活跃度不断提升，再回头对商标申请注册或者再跨类别商标注册保护往往已经来不及了。

本案中，北京道杰士公司成立时间在先，如果当初公司能够在成立初期就及时地进行商标注册保护，上述纠纷就不会发生，大大降低企业的人力、物力，更重要的是避免战略性产品的商标风险。

4.商标申请的恶意性该如何判定

本案中，二审法院对于被异议商标是否存在恶意的界定，直接导致二审法院推翻商评委和一审法院的判决。二审法院认为双方对彼此的存在及所从事的相关业务也已经知晓，双方也均未表示对方有利用己方商誉获取不正当利益的意图。现有证据不能证明被异议商标具有抢占他人在先使用并有一定影响的商标商誉的恶意。为此，被异议商标被准予注册。

根据商标法的规定，判定商标是否具有恶意可考虑下列因素：

（1）与商标所有人曾有贸易往来或者合作关系；

（2）与商标所有人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和 地域范围；

（3）与商标所有人曾发生其他纠纷，可知晓该商标；

（4）与商标所有人曾有内部人员往来关系；

（5）具有以牟取不当利益为目的，利用在先商标的声誉和影响力进行误导 宣传，胁迫商标所有人与其进行贸易合作，向商标所有人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为。