首页 / 研究 / 论著

新闻
知识产权周报

专利侵权诉讼中,企业应如何运用专利诉中禁令来解决因程序拖延造成的权益持续受损问题?

杨安进 刘瞳

图片

—瓦莱奥诉卢卡斯、富可汽车配件有限公司侵害发明专利权纠纷

评  析 | 杨安进  刘瞳
编  辑 | 任文佑

 

企业实务
 

在漫长的专利诉讼中,专利权人的合法权益可能一直处于被损害的状态。企业如何制定诉讼策略?才能更好得维护其合法权益呢?

本文通过评析瓦莱奥诉卢卡斯、富可汽车配件有限公司侵害发明专利权纠纷,来回答上述问题。

 

案件详解
 

法院审判要旨

当事人在专利侵权程序中针对被诉侵权人既申请作出责令停止侵害的行为保全,又申请作出判令停止侵害的部分判决的,人民法院不应因作出停止侵害的部分判决而对该行为保全申请不予处理,而应对该行为保全予以审查,符合行为保全条件的,应当及时作出裁定。

案件背景

最高人民法院(2019)最高法知民终2号,本案例被评为2019年最高法院五十大典型知识产权案例之一。

瓦莱奥公司是涉案“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”发明专利的专利权人,该专利仍在保护期内。其中,连接器的技术特征被描述为“所述连接器的特征在于,所述连接器通过一安全搭扣锁定在所述刮水器臂中的嵌入位置,所述安全搭扣活动安装在一关闭位置和一开放位置之间,在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器,而所述开放位置可以使所述连接器从所述刮水器臂中解脱出来。”

厦门卢卡斯汽车配件有限公司(以下简称“卢卡斯公司”)、厦门富可汽车配件有限公司(以下简称“富可公司”)与陈少强等合作开发被诉侵权产品为S850、S851、S950三个型号的机动车辆刮水器,由刮水器刷体、连接器以及安全搭扣组成。

瓦莱奥公司向上海市知识产权法院提起诉讼,要求判定三被告停止侵害、赔偿经济损失以及为制止侵权的合理开支;一审法院于2019年1月22日作出部分判决,认定卢卡斯公司、富可公司侵害涉案专利权并且判令其停止侵害。

卢卡斯公司、富可公司不服上述部分判决,向最高人民法院提起上诉。瓦莱奥公司在一审程序除了申请先行作出停止侵害的部分判决外,还提出诉中行为保全申请。一审法院作出部分判决,但未处理该诉中行为保全申请。

在二审程序中,瓦莱奥公司表示,坚持原诉中行为保全申请。最高人民法院于2019年3月27日公开开庭审理本案,并当庭宣判,在纠正上述功能性特征认定、明确对于瓦莱奥公司的诉中行为保全申请不予支持的意见和理由的基础上,判决驳回上诉,维持原判。

争议焦点

法院在作出停止侵害的部分判决后是否还需要对诉中行为保全作出认定?

法院观点

一、上海市知识产权法院一审观点

原审法院认定侵权成立并作出支持专利权人关于停止侵害专利权诉请的部分判决,但对于诉中行为保全申请尚未作出处理。

二、最高人民法院二审观点二审观点

关于保全申请的处理,本案需要考虑的特殊情况是,原审法院虽已作出关于责令停止侵害涉案专利权的部分判决,但并未生效,专利权人继续坚持其在一审程序中的行为保全申请。虽然该行为保全申请与判令停止侵害的部分判决在内容上存在重叠的可能,在功能上具有尽快明确各方当事人之间的法律关系状态、提高纠纷解决效率的类似之处,但作为两种不同的制度设计,责令停止侵害的行为保全申请在特定情况下仍具有独特价值。例如,当发生申请人利益被侵害的紧急情况或者给申请人造成损害的其他情况,判令停止侵害的部分判决因处于上诉状态而尚未发生效力时,责令停止侵害的诉中行为保全措施可以起到及时制止侵权行为的效果,更加有效保护专利权。特别是,在我国相关民事诉讼法律并未规定未生效判决临时执行制度的现实情况下,责令停止侵害的行为保全的价值更加明显。鉴此,第二审人民法院对于停止侵害专利权的行为保全申请,可以考虑如下情况,分别予以处理:如果情况紧急或者可能造成其他损害,专利权人提出行为保全申请,而第二审人民法院无法在行为保全申请处理期限内作出终审判决的,应当对行为保全申请单独处理,依法及时作出裁定;符合行为保全条件的,应当及时采取保全措施。此时,由于原审判决已经认定侵权成立,第二审人民法院可根据案情对该行为保全申请进行审查,且不要求必须提供担保。如果第二审人民法院能够在行为保全申请处理期限内作出终审判决的,可以及时作出判决并驳回行为保全申请。本案中,瓦莱奥公司在二审程序中坚持其责令卢卡斯公司、富可公司停止侵害涉案专利权的诉中行为保全申请,但是瓦莱奥公司所提交的证据并不足以证明发生了给其造成损害的紧急情况,且本院已经当庭作出判决,本案判决已经发生法律效力,另行作出责令停止侵害涉案专利权的行为保全裁定已无必要。因此,对于瓦莱奥公司的诉中行为保全申请,不予支持。

扫描以下二维码,获得本案裁判文书:

图片

(2019)最高法知民终2号民事判决书

 

专业评析
 

北京市维诗律师事务所负责知识产权前沿问题研究杨安进刘瞳认为:
 
(一)以部分判决与诉中保全组合申请可以应对专利诉讼程序漫长问题

专利诉讼周期往往较长,专利权人的合法权利长期处于受侵害状态,此时,专利权人往往需要申请保全来保护其合法权益。如果专利权人选择诉前申请保护,其往往需要支付一笔担保费用。如果专利权人无力承担或者不愿承担这笔费用,可以选择在诉中申请保全或者申请部分判决。不过,两者对于证据要求、具体申请程序、法律救济方式等都有一定差别,究竟选择怎样的制度来维护专利权法合法权益呢?

本案的关键意义在于:它为当事人选择程序提供指引。本案中,最高人民法院认可专利权人同时申请部分判决与诉中行为保全的做法,并且要求受理法院对上述申请都要予以审查。尤其是,在一审判决尚未生效之际,为了保证裁判文书的执行,专利权人可以选择向一审法院或者二审法院申请保全与部分判决,最大限度地维护其合法权益。

(二)部分判决与诉中保全关系的法理分析

从诉讼法一般理论上看,部分判决与诉中保全制度是相互排斥的:前者是对案件实体问题的处理,后者是在未对实体问题展开讨论之下的救济手段。就同一个法律问题而言,如果法院已经做出部分判决,表明法院已经对实体问题定分止争,这就没有再处理诉中保全制度的必要,权利人完全可以依据部分判决寻求救济。

但是,从法律效果来看,两者并非完全排斥:部分判决做出之后,被诉侵权人可能会继续上诉,这就使得部分判决的效力待定,权利人依然有申请诉中保全的必要。在二审中,最高人民法院驳斥两者排斥的观点,要求法院仍然有必要对诉中保全加以处理。最高人民法院从维权效果的角度出发,选择对权利人相对有利的观点,反映出我国强化知识产权保护的司法政策。

然而,这一思路并非没有问题:如果部分判决制度对权利人不利法院是否还要根据审查诉中保全呢?亦或者,如果部分判决对权利人有利但是其并不符合保全的要件呢?虽然最高人民法院选择将两者割裂分析,但是,在实际审理过程中,两者处理结果不可能不相互影响,此时,法院究竟是追求判决的稳定性还是立基于权利人保护呢?
 
(三)专利诉讼中的利益平衡与“先行判决+行为保全”模式的完善

有权利必有救济,救济必须依法定程序展开。所谓迟到的正义非正义,如果权利救济程序拖沓且维权成本高昂,权利事实上无法得到究竟;另一方面,在权利救济程序中,不同主体之间利益正在博弈,如果草率地将天平倾向于某一方很可能造成实质意义上的不公正。在知识产权救济程序中,由于权利的法定性且维权的专业性,上述矛盾可能会更加突出。

近年来,“先行判决+行为保全”模式得到最高人民法院的推广。该模式有其积极意义:它将实体审理问题与程序问题审查结合在一起,有利于权利人维权,也提高诉中救济的稳定性。完善这一制度需要多方协同:一方面,当事人能够有效区分案件中不同问题的难易程度和论证负担,准确分割争议点;另一方面,法院要能够将两者处理结果在构成要件实现衔接,毕竟,虽然两者在程序上分离,但是同属于一个法律关系,处理结果不可能没有关联。

评析人简介

杨安进,北京市维诗律师事务所执行合伙人、律师、专利代理师
(yanganjin@wisweals.com)

刘瞳,北京市维诗律师事务所实习生 (liutong@wisweals.com)

联系电话:010-68118098

 

相关背景
 

相关法律规定

 

《最高人民法院关于适用<民事诉讼法>的解释》(2020年修正)

第一百六十一条  对当事人不服一审判决提起上诉的案件,在第二审人民法院接到报送的案件之前,当事人有转移、隐匿、出卖或者毁损财产等行为,必须采取保全措施的,由第一审人民法院依当事人申请或者依职权采取。第一审人民法院的保全裁定,应当及时报送第二审人民法院。
 

相关案例

案例1:《蓝月传奇》页游诉《烈焰武尊》手游侵害著作权纠纷案【杭州市中级人民法院(2018)浙01民初3728号民事判决书】

浙江省杭州市中级人民法院创新性适用“先行判决+临时禁令”救济模式,审理了游戏“烈焰武尊”对游戏“蓝月传奇”的著作权侵害案。杭州市中级人民法院一审判决认为,关于仙峰公司因侵权行为所应承担的赔偿责任,盛和公司与恺英公司明确要求以其侵权获利为依据进行确定。因目前双方仍就该节事实进行取证、举证,且即使在证据交换完毕之后,依据证据计算确定仙峰公司因侵权所获利益势必仍将花费大量时间。根据盛和公司和恺英公司关于先行就侵权认定和停止侵权的诉讼请求作出判决的申请,考虑到及时制止侵权的需求,该院先行就盛和公司与恺英公司的第1、2项诉讼请求作出判决,对于第3项诉讼请求留待后续诉讼程序再作处理。

 

作者简介

 

图片

杨安进,1993年毕业于华中科技大学(原华中理工大学)应用电子技术专业,工学学士。1998年毕业于中国人民大学法学院,法律硕士。具有律师、专利代理师、商标代理人资格,自1998年至今一直专门从事知识产权律师工作。2005年担任国家知识产权战略制定工作领导小组评审专家。2005年被评为北京市“优秀律师”,2013年被评为北京市“十佳知识产权律师”,2019年被《商法》杂志(China Business Law Journal)评为“ The A-List 法律精英”榜单100位中国业务优秀律师。
 
现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、域名争议解决中心专家,中国海事仲裁委员会仲裁员,北京知识产权法研究会常务理事及专利法专业委员会主任,同时担任北京大学、北京理工大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、北京师范大学等高校校外硕士生导师、兼职教授、研究员等职。
 

 

图片

刘瞳,2019年毕业于山东理工大学能源与动力工程专业,工学学士。2020年考入国际关系学院法律硕士(非法学)专业,并于2021年通过法律职业资格考试。2021年12月参与国际关系学院知识产权与科技安全研究中心的创立,并担任秘书长。

硕士就读期间,师从郝敏教授,参与科研项目两项:1.SKA 政府间国际谈判第二层级协议审议与翻译 2. 中美科技竞争的知识产权案例研究。

2022年3月加入北京维诗律师事务所。