一、商业方法专利概述
案件背景
2010年11月12日，创博亚太科技（山东）有限公司（“创博亚太公司”）向国家工商行政管理总局商标局（“商标局”）在第38类提交“微信”商标注册申请。
2011年1月21日，腾讯发布微信1.0 for iphone（测试版）。
2011年8月27日，创博亚太公司第38类第8840949号“微信”商标经商标局初步审定公告。
2011年11月21日，张新河对创博亚太公司的“微信”商标提出异议。
2016年4月，北京市高级人民法院作出终审判决，驳回创博亚太公司上诉，维持原判。
2014年10月22日，商标评审委员会作出商评字〔2014〕第67139号《关于第8840949号“微信”商标异议复审裁定书》，认为“由于创博亚太公司并没有向大众推出以‘微信’为名的服务，因此不能认定其已经使用‘微信’商标。截至作出裁定前，（腾讯的）微信用户已超过4亿，并已经形成了稳定的市场和消费群体。因此，考虑到公众利益，为了防止微信用户产生误认、不便和损失，作出了不予核准的裁定。”
2015年3月，北京知识产权法院作出(2014)京知行初字第67号行政判决书，维持了商标评审委员作出的决定，即对创博亚太公司提交的“微信”商标不予核准注册。创博亚太公司不服，提起上诉。
2016年4月，北京市高级人民法院作出 (2015)高行知终字第1538号终审判决，驳回创博亚太公司上诉，维持原判。（查看此前评论文章：“非诚勿扰”商标案与“微信”商标案对企业商标管理的启示）
法院观点
虽然一、二审最终的结果相同，创博亚太公司的“微信”商标最终还是申请注册失败，但是一、二审法院在观点上却是迥异的。
一审法院的观点：
北京知识产权法院在 (2014)京知行初字第67号行政判决书中认为：
“如果核准被异议商标注册，不仅会使广大消费者对‘微信’所指代的信息传送等服务的性质、内容和来源产生错误认知，也会对已经形成的稳定的市场秩序造成消极影响。
先申请原则是我国商标注册制度的一般原则，但在尊重在先申请这个事实状态的同时，商标注册核准与否还应当考虑公共利益和已经形成的稳定市场秩序。当商标申请人的利益与公共利益发生冲突时，应当结合具体情况进行合理的利益平衡。本案中，一方面是商标申请人基于申请行为产生的对特定符号的先占利益和未来对特定符号的使用可能产生的期待利益，另一方面是庞大的微信用户群体已经形成的稳定认知和改变这种稳定认知可能造成的较大社会成本，鉴于此，选择保护不特定多数公众的现实利益具有更大的合理性。因此，被告认定被异议商标的申请注册构成《商标法》第十条第一款第（八）项所禁止的情形并无不当，本院予以维持。”
简而言之，一审法院认为，创博亚太公司申请的“微信”商标如果核准注册，会使公众认为腾讯公司的微信服务是来源于创博亚太公司，从而对已经形成的市场秩序造成消极影响，构成了《商标法》第十条第一款第（八）项“其他不良影响”，故认为创博亚太公司的“微信”商标不应核准注册。
二审法院的观点：
北京市高级人民法院在 (2015)高行知终字第1538号行政判决书中认为：
“‘微信’商标已在其他多个商品或服务类别上由包括腾讯公司在内的多个主体加以申请并获准注册，这一事实也进一步印证了“微信”作为商标使用不具有‘其他不良影响’。综上，本案被异议商标的申请注册，不属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的具有‘其他不良影响’的情形，原审判决及第67139号裁定的相关认定错误，本院予以纠正。”
本案中，被异议商标由中文‘微信’二字构成，指定使用在‘信息传送、电话业务、电话通讯、移动电话通讯、电子邮件、传真发送、电信信息、提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）、为电话购物提供电讯渠道、语音邮件服务’上。‘微’具有‘小’、‘少’等含义，与‘信’字组合使用在上述服务项目上，易使相关公众将其理解为是比电子邮件、手机短信等常见通信方式更为短小、便捷的信息沟通方式，是对上述服务功能、用途或其他特点的直接描述，而不易被相关公众作为区分服务来源的商标加以识别和对待，因此，被异议商标在上述服务项目上缺乏显著特征，属于《商标法》第十一条第一款第（二）项所指情形。
虽然第67139号裁定有关被异议商标不属于《商标法》第十一条第一款所指的不得作为商标注册的标志的认定错误，但其有关被异议商标不予核准注册的裁定结论正确。相应地，原审判决的认定虽有不当，但其裁判结论亦属正确，本院在纠正其相关错误的基础上，对其结论予以维持”。
简而言之，二审法院虽然也认为创博亚太公司的“微信”商标不应核准注册，但原因并非认为“微信”商标存在《商标法》第十条第一款第（八）项“其他不良影响”，而是认为该商标属于《商标法》第十一条第一款第（二）项所指的直接描述服务功能、用途或其他特点，从而缺乏商标应有的显著性，不应核准注册。
案件评论
1.《商标法》中“其他不良影响”的兜底条款不是万金油。
2010年4月20日，最高人民法院出台《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，其中第3条规定“人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。如果有关标志的注册仅损害特定民事权益，由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序，不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。”
就此案中“微信”二字而言，在中国商标网上输入“微信”二字进行精确查询，搜索的结果多达97条，在38类上除争议商标外，还有5条申请信息，腾讯公司在38类上就申请了3个商标。如果认定“微信”二字具有“其他不良影响”，即意味着不仅微信在所有的商品和服务类别上都不得作为商标使用，更不得作为商标注册。如此一来，腾讯公司这么大规模的使用“微信”岂不是更具有“不良影响”。因此，二审法院则认为“对于某一标志是否具有‘其他不良影响’，在认定时必须持相当慎重的态度。”被我们所俗称的《商标法》第十条第一款第（八）“其他不良影响”的兜底条款也不是万金油。
2.“微信”商标到底是否缺乏显著性？
二审法院认为：被异议商标 “微信”二字构成，指定使用在“信息传送、电话业务、电话通讯、移动电话通讯、电子邮件、传真发送、电信信息、提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）、为电话购物提供电讯渠道、语音邮件服务”上。“微”具有“小”、“少”等含义，与“信”字组合使用在上述服务项目上，易使相关公众将其理解为是比电子邮件、手机短信等常见通信方式更为短小、便捷的信息沟通方式，是对上述服务功能、用途或其他特点的直接描述，而不易被相关公众作为区分服务来源的商标加以识别和对待，符合 《商标法》第十一条第一款第（二）项所指情形。
我们对腾讯公司在第38类的“微信”商标进行了检索，发现了一个有趣的现象，腾讯公司在2014年申请的第15519249号“微信”商标直接被核准注册。如果按照二审法院的观点为“微信”二字在第38类上缺乏显著性，那么腾讯公司在38类上的这个商标难道不就同样缺乏显著性吗？
如果说腾讯公司在38类申请的第15519249号“微信”商标是结合图形一起申请了具有显著性，中国移动通信集团公司在几年前推出的非常受欢迎的“飞信”也是一种快速聊天工具，中国移动公司在38类上申请的“飞信”商标和“微信”相比就具有显著性了吗？按照二审法院论点推理“飞信”是不是可以解释为“飞”具有“快”等含义，与“信”字组合使用在“信息传送、电话业务、电话通讯、移动电话通讯、电子邮件、传真发送、电信信息”，易使相关公众将其理解为是比电子邮件、手机短信等常见通信方式更为快速、便捷的信息沟通方式。那么“飞信”商标是不是也因缺乏显著性而不应核准注册呢？
判断某一标志是否具备显著性不能抽象地进行，而应该考虑其拟附着之商品或服务。标志所具有的观念或含义与标记对象即商品或服务不能有直接的相关性，或者只有很小的、间接的关联。我国对于商标显著性问题可以进一步分为两个层次，一是商标标记本身所固有的显著性，即商标文字、图形或者图文组合或者表现形式以及立体商标构造的显著性。二是通过使用取得的显著性，即因商标知名度的提高使商标显著性获得提升。
3.申请在先原则下企业应该如何维护自己的商标？
二审法院还提到：创博亚太公司提交的证据不足以证明被异议商标经过使用，已经与创博亚太公司建立起稳定的关联关系。我国《商标法》第四十九条第二款规定“注册商标成为其可定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”本案中，创博亚太公司虽然申请日确实很早，但是从其提交的证据材料看没有引起消费者的关注，不足以形成完整的证据链，用以证明其在消费者中的影响和知名度。
我国虽然以申请在先原则为基础，但是不代表商标申请后万事大吉。商标的使用尤为重要。商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中"。企业在对自身商标进行大规模的广告宣传为自己品牌造势的时候，不要忘记保留好这些能够证明使用并具有一定影响力的证据材料，如在报纸、杂志、电视、广告等各种广告媒体上进行商业宣传。
4.企业应该如何保护自己商标？
（1）商标申请宜早不宜晚
腾讯自身是在产品面世三天后才提交商标申请的。虽然在商标公示前，商标申请是“背靠背”的，但是，在商标审查授权时，遵循的是“申请在先原则”。据称腾讯内部可能早在2010年10月份左右就确定了“微信”的名称，如果在内部确定名称就提前申请了文字商标，那么，也不会有后续这么多麻烦事儿。
（2）商标申请类别的选择很重要
首先，如果让企业进行全类注册，所需费用会成为企业的一大负担，很多企业不愿意在前期投入如此大量的费用。
其次，一个普通中小企业的寿命普遍在三年左右，如果三年中小企业未能发展壮大，那么，这些中小企业可能面临被市场淘汰的现实。为此，企业商标申请的类别没必要贪大求多。但是，在“互联网+”时代的今天，企业还是需将自身服务或产品可能涉及到的传统领域或行业，一并纳入保护。
（3）如果在产品或服务面世初期，未能做好自身品牌保护，那么，就应该尽早采取“异议”、“无效”、 “购买”等手段启动对自身品牌的被动保护。
首先，如果你的产品或服务名称被他人率先抢注为商标了，如果发现的早，一定要赶在三个月异议期内尽早向商标局提起异议程序。
其次，如果他人抢先注册的与你相关的商标，已经被核准注册，你还可以利用向商评委提出“宣告无效”的救济手段，尽早实施自我救济。
第三，关于“购买”，如果说你的商标被他人抢先注册了，你的业务也发展壮大了，但你错过了异议期，而且对“宣告无效”没把握或耗费不起时间，那么，你还可以通过购买在先商标的方式，将被他人抢先注册的商标迂回转让到自己名下。
关于“微信”商标案，回顾此前文章：“非诚勿扰”商标案与“微信”商标案对企业商标管理的启示
